성분명을 활용한 상표를 두고 제약사간 희비가 엇갈렸다.

한 사례는 성분명을 그대로 사용했다가 상표등록이 무효 처리됐고, 다른 사례에서는 성분명을 활용한 것이 기존 오리지널 상품과의 유사성을 피하는 결정적 계기가 됐다.

최근 신풍제약이 조현병치료제 ABILIFY(아빌리파이)의 상표권을 대상으로 한 확인대상표장 청구에서 승소했다.

아빌리파이 상표의 소유권자는 BMS로, 해당 상표는 2002년 출원을, 2003년 출원공고가 이뤄진 이후 2007년 오츠카제약에 권리가 양도됐다.

아빌리파이 상표를 두고 신풍제약과 오츠카제약의 분쟁이 본격화 된 것은 2015년. 오리지널 아빌리파이를 보유한 오츠카제약이 신풍제약의 제네릭(제품명 아리파이)을 두고 상표 무효를 주장하고 나섰다.

아빌리파이와 아리파이가 발음이나 상표가 유사해 혼동을 줄 수 있다는 취지였지만 특허심판원은 이를 기각 처리했다.

오츠카제약이 항소했지만 작년 특허법원은 다시 신풍제약의 손을 들어줬다.

특허법원의 판결이 났지만 신풍제약은 지난해 6월 확인대상표장 청구를 통해 상표의 유사성이 없다는 확답을 다시 확인코자 했다.

확인대상표장은 타인(타사)의 표장과 관련 본인(자사)의 표장이 권리범위을 침범하지 않는다는 점을 확인하기 위해 특허청에 심판을 청구하는 것을 말한다.

신풍제약 법무팀 관계자는 "이미 판결이 난 사안이지만 이번엔 우리 쪽에서 유사상표가 아니라는 선을 긋고 싶었다"며 "주요 취지는 아리파이가 성분명에서 유래했다는 점을 알리는 것이다"고 밝혔다.

아빌리파이의 성분명 '아리피프라졸'에서 '아리파이'가 유래한 만큼 기존의 등록상표 아빌리파이와 무관하다는 뜻이다.

신풍제약 관계자는 "일반적으로 성분명은 고유 상표로 인정받지 못하기 때문에 성분명에 접두사나 접미어 등을 붙여 상표를 만든다"며 "따라서 성분명에서 아리파이가 유래한 만큼 기존 등록상표와 다르다"고 강조했다.

반면 성분명 약자 PDRN(성분명 폴리데옥시리보뉴클레오타이드, Polydeoxyribonucleotide)을 상표로 등록했던 파마리서치는 상표권을 잃을 위기에 처했다.

PDRN은 연어의 정액에서 추출한 물질로 손상된 세포나 조직의 재생, 회복 기능이 주목을 받으면서 점안액, 건인대 재생 주사, 피부 재생 필러 등의 주성분으로 활용되고 있다.

지난해 12월 한국비엠아이, 대한뉴팜, 영진약품공업주식회사, 한화제약은 PDRN의 상표 등록 무효를 주장하고 나섰다.

폴리데옥시리보뉴클레오타이드에서 각각 영문 약자를 따와 PDRN라는 상표를 만든 만큼 성분명 자체를 고유 상표로 인정할 수 없다는 게 청구인들의 주요 취지.

특허심판원은 최근 청구 성립으로 청구인들의 손을 들어줬다.

리온메디코스 역시 올해 3월 파마리서치를 상대로 PDRN 상표 무효 청구를 제기한 상태다.